◈ 대법원 2018.12.27. 선고 2018후10800 판결【등록무효(특), "인터넷 방송 시청자 반응도 조사방법 및 그 시스템"】
o 선행발명 1에서는 공중파 등을 이용한 TV 방송과 인터넷을 이용한 반응도 조사의 전송방식이 달라서 그런 것일 뿐, 인터넷 방송 기술이 도입된 상황에서 인터넷 방송을 하면서 선행발명 1에 나타난 인터넷을 통한 시청자 반응도 조사를 도입하는 데 어려움은 없다고 볼 수 있고, 이 사건 제2항 정정발명은 인터넷 방송과 인터넷을 통한 시청자 반응도 조사를 통합하는 기술적 수단을 제시하고 있는 것이 아니라 단지 이들이 함께 이루어진다는 관념만을 제시하고 있을 뿐이므로, 선행발명 1과 선행발명 5를 결합하려면 선행발명 1의 설계를 변경하여 인터넷으로 통합해야 하는 등의 기술적 어려움이 있다는 사정을 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 판단에 고려할 필요도 없으므로, 이 사건 제2항 정정발명의 진보성이 부정된다고 본 사례
◈ 특허법원 2019.06.13. 선고 2019허2325 판결【등록무효(상), 이 사건 등록상표 : "", 선등록상표 : "", ""】
o 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하지 아니하고, 선등록상표 1, 2와도 유사하지 아니하므로, 상표법 제3조 제1항 제4호 및 같은 법 제34조 제1항 제7호의 각 등록무효사유에 해당하지 아니한다.
【현저한 지리적 명칭만으로 된 표장인지 여부 → 불인정】
이 사건 등록상표의 표장중 애월은 ‘애월해안도로’가 포털사이트의 지식백과에 ‘제주도 해안도로 중 가장 아름답기로 유명하고, 자전거 전용도로, 레스토랑, 카페, 호텔, 민박 등이 많은 명소’로 소개되어 있으며, ‘애월읍’이 최고 시청률이 10.0%에 달하는 방송프로그램의 촬영 장소였다 하더라도, 그와 같은 사정만으로 ‘애월’이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있어 지정상품의 식별력이 인정될 수 없는 현저한 지리적 명칭이라고 단정하기는 힘들다. 또한 위 포털사이트의 검색결과는 검색기간이 27년을 초과하는 장기간인데다가, 검색결과의 구체적 내용을 살펴보더라도, 제주신보, 한라일보, 헤드라인제주 등의 지역매체와, 네이버뉴스, 건설타임즈, 건설경제신문 등에서, 제주시 애월읍의 유통업체가 비상품 감귤을 불법으로 유통하였다거나, ‘애월묵향회’라는 이름의 단체가 제주시 애월읍 일대에서 문화 전시를 한다거나, ‘애월적십자봉사회’라는 이름의 단체가 애월읍에서 봉사활동을 한다거나, 애월읍에서 주택조합이 설립인가 획득 또는 그 일대 타운하우스가 분양되었다는 등의 지역 특화된 뉴스가 그 대부분을 이루고 있고, 위 ‘효리네 민박’ 프로그램의 관련 기사가 방영기간 내에 게재되었을 뿐이다. 나아가 검색된 웹사이트 역시
‘애월중학교’, ‘애월파라다이스’(제주도 제주시 애월읍 위치), ‘애월고등학교’, ‘애월초등학교’, ‘빌라드애월(’제주 애월 해안도로에 2012년 새로 오픈한 부띠크 호텔‘로 소개되어 있음), ’제주의 마을 애월읍 애월리‘, ’애월농협에 오신걸 환영합니다‘ 등으로서 그 지역에 연고를 둔 학교, 숙박, 단체 등의 웹사이트라고 보일 뿐이다. 이에 비추어 보면, 위와 같은 검색결과가 ’애월‘이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 현저히 알려져 있는 지리적 명칭임을 뒷받침할 근거가 된다고 볼 수 없다. 위와 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 ‘애월’ 부분은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2017. 9. 19. 당시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제3조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없다.
【선등록상표들과 유사여부 → 비유사】
1) 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표 중 ‘애월’ 부분이 지리적 명칭에 해당함을 명확히 인식할 수 없다 하더라도, 상단부 ‘애월’이 하단부 ‘바다’를 수식하는 구조로 인식되는 이 사건 등록상표의 표장 구성상 ‘애월바다’ 전체로 어느 지역의 바다 명칭을 나타내는 것으로 인식될 가능성이 높고, 설령 위와 같이 특정바다 명칭을 의미하는 것으로까지 이해되지는 않는다 하더라도 ‘애월’이 ‘바다’를 수식하는 것으로 보이는 위 표장의 결합 구성과 함께 위 양 단어 사이에 경중의 차이가 있는 것으로 보이지 아니하는 점, 표장 구성상 하단부에 위치한 ‘바다’가 특별히 식별력이 강한 부분으로 볼 근거도 없는 점 등에 비추어 보면, 적어도 이 사건 등록상표는 ‘애월’과 ‘바다’라는 양 단어가 합쳐져 일반적인 바다가 아니라 특정한(제한된) 의미의 바다라는 새로운 관념을 형성한다고 봄이 자연스럽고, ‘바다’만으로 약칭되거나 분리 인식될 것으로 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 문자 부분인 ‘애월’과 ‘바다’가 2단으로 띄어져 있기는 하나, 그 전체 호칭이 네 음절에 불과하여 발음상 전체로 호칭하기에 어려움이 없다.
2) 선등록상표 1, 2에 포함되어 있는 각 ‘캔들’ 부분은 지정상품인 양초를 나타내는 영문 'Candle'의 단순한 한글 음역으로서 지정상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없다고 봄이 타당하다. 따라서 선등록상표 1, 2는 위 식별력 없는 ‘캔들’ 부분을 제외하고 요부인 ‘바다’ 또는 각 표장 전체인 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 인식, 발음될 것으로 보인다.
3) 양 표장을 대비하면, 이 사건 등록상표는 표장 전체로 인식되고, 선등록상표 1, 2는 요부인 ‘바다’ 또는 표장 전체로서 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 인식될 것임은 앞서 본 바와 같은 바, 양 표장은 외관이 상이하고, 관념의 점에서도 이 사건 등록상표는 ‘애월 지역의 바다’ 또는 적어도 특정한 의미의 바다로, 선등록상표 1, 2는 모두 일반적인 의미의 바다로 각 관념될 것이어서 상이하며, 호칭상 이 사건 등록상표는 ‘애월바다’로, 선등록상표 1, 2는 ‘바다’ 또는 ‘바다캔들’, ‘캔들바다’로 발음될 것이므로 역시 상이하다.
◈ 특허법원 2019.05.09. 선고 2018나1701 판결【특허권침해금지 등 청구의 소】
o 균등침해로 판단한 후 금지청구를 일부 인용하고, 손해배상청구에 관하여는 특허법 제128조 제4항에 의하여 한계이익을 산정하여 1심보다 손해배상액을 높게 인정한 사례
- 제2 피고 실시제품이 이 사건 제1항발명에 대하여 가지는 구성면에서의 차이점 1은 ‘지지편의 회전운동을 슬라이드판의 직선운동으로 바꾸는 구조’에 관한 것이고, 차이점 2는 ‘슬라이딩판의 전후방 이동을 제어하는 핀부재 및 제2 탄성스프링의 형상 및 설치방식’에 관한 것인데, 이들은 각각 이 사건 제1항발명의 대응 구성요소와 균등하다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소 및 그 유기적 결합관계를 동일하거나 균등하게 포함하고 있어, 피고는 제2 피고 실시제품을 생산·판매함으로써 원고의 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 침해하였다고 할 것이다.
- 이 사건 특허권의 공유자 중 1인인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있는바, 피고는 제2 피고 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 제2 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다. 다만 피고가 제2 피고 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 제2 피고 실시제품의 ‘생산에만’ 사용되는 설비의 폐기를 명하기로 하되, 이를 제외한 나머지 설비 전체를 폐기하여야 할 필요성이 있다고 보기는 어려우므로, 이를 초과하는 원고의 청구는 받아들이지 않는다.
- 한편, 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는바, 원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하되, ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.
◈ 특허법원 2020.04.24. 선고 2019허3915 판결【권리범위확인(디), "차양용 프레임"】
o 확인대상디자인은 출원 전 공지된 선행디자인과 유사하므로 자유실시디자인에 해당하고, 이 사건 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않음
【선행디자인 2의 공지 여부 → 인정】
- ① 육군군수사령부에서 대성이앤지 주식회사에 캐노피 설치 보수 공사를 맡기고, 대성이앤지 주식회사는 2012. 9. 14. 주식회사 캐노픽스와 위 공사와 관련하여 물품납품설치계약을 체결하고, ③ 주식회사 캐노픽스는 2012. 8. 24.부터 2012. 9. 21.까지 국방조달시스템에서 개찰된 시설보수공사로 육군군수사령부 본청 전산기계실 앞 캐노피(아치형)를 설치하였으며, ④ 위 시설은 최초 설치시부터 2019. 5. 30.까지 최초 설치상태로 유지되고 있다.
- 선행디자인 2는 이 사건 등록디자인의 출원 전 2012. 9. 21. 국내에서 공지된 디자인이라 봄이 타당하다.
- 다만, 일반인의 출입이 엄격하게 통제되고, 시설이 그 자체로서 군사기밀인 군부대에 설치된 것으로서 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓여있다고 단정할 수 없어 공지에 해당하지 않는다는 피고의 주장에 대하여, 「건물에 일반적으로 설치되는 ‘차양용 프레임’에 관한 디자인으로서 군사 기밀이라거나 육군군수사령부 본연의 업무와 상관이 있다고 보기 어려우므로, 육군군수사령부 직원들에게 이를 비밀로 해야할 직무나 계약 또는 상관습상의 의무가 없다」 따라서 피고의 위 주장을 받아들이지 아니함
【확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부 → 인정】
- (확인대상디자인과 선행디자인 2의 공통점) ① 위쪽은 완만한 반원형으로 형성되고, 아래쪽은 3개의 곡선부가 형성되어 있는 점, ② 차양용 프레임의 위쪽 형상에 있어서 연결 파이프 안착부가 정면의 중앙을 중심으로 좌우측에 각각 1개씩 형성되어 있는 점, ③ 차양용 프레임의 아래쪽 형상에 있어서 중앙 곡선부가 중앙에 있고 그 좌우측에 좌측 곡선부와 우측 곡선부가 형성되어 있는 점, ④ 차양용 프레임의 가운데 형상에 있어서 1공 내지 6공이 정면의 중앙을 중심으로 대칭적으로 좌우측에 형성되어 있는 점
- (확인대상디자인과 선행디자인 2의 차이점) ㉠ 보조 파이프 안착부 형상에 있어서, 확인대상디자인에서는 홈이 아주 작은 형태로 중앙에 2개, 좌우측에 각각 2개씩으로 보조 파이프 안착부가 형성되나, 선행디자인 2에서는 보조 파이프 안착부는 홈이 아주 작은 형태로 중앙에 1개, 좌우측에 각각 1개씩 형성되어 있는 점, ㉡ 확인대상디자인의 중앙에는 ‘B.Garim System’이라는 문구가 새겨져 있으나, 선행디자인 2의 중앙에는 ‘로고+육군 군수사령부’라는 문구가 새겨져 있는 점
- (유사한 심미감에 해당) 차이점은 사람의 눈에 잘 띄지 않는 미세한 차이에 불과하고 전체적인 심미감에 영향을 주는 부분이라고 보기 어렵다. 반면, 양 디자인의 공통점은 전체적인 형상, 차양용 프레임의 가운데 부분과 관련된 것으로 보는 사람의 주의를 집중시키는 부분에 해당한다.
- 확인대상디자인은 등록디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인 2와 유사하므로 자유실시디자인에 해당한다고 봄이 타당하다.